containers

In de internationale handel speelt ‘het merk’ een grote rol. Merkhouders steken veel tijd, moeite en geld in de ontwikkeling van hun product en willen daarom dat hun product herkenbaar is. Een merk biedt de merkhouder de kans om zich te onderscheiden. Omdat het merk zo belangrijk is biedt de wet dan ook bescherming aan merkhouders. Zo is het in beginsel onrechtmatig om een merkproduct van een ander na te maken, of om namaakproducten te verhandelen. Wat echter lang niet iedereen zich realiseert, is dat het onder omstandigheden ook onrechtmatig kan zijn om echte merkproducten te verhandelen. Dit is het geval bij (ongeoorloofde) parallel import.

Juridisch kader
Wanneer men goederen importeert van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder toestemming van de merkhouder dan wordt dit parallel import genoemd. De EER bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Parallel import is verboden omdat het inbreuk maakt op het merkenrecht van de merkhouder. Dit volgt onder meer uit Benelux Verdrag Inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en de Europese Uniemerkenverordening (Vo. 2015/2424). Het verschil tussen het BVIE enerzijds en de Uniemerkenverordening anderzijds zit hem in de reikwijdte. Het BVIE biedt bescherming binnen de Benelux voor merken geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, en de Uniemerkenverordening biedt bescherming binnen de Europese Unie voor merken geregistreerd bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie. In ieder geval is de strekking van beide hetzelfde: import van beschermde producten vereist (al dan niet impliciete) toestemming van de merkhouder. Ontbreekt de toestemming, dan is er sprake van parallel import en wordt er onrechtmatig gehandeld. Dit geldt niet alleen voor de oorspronkelijke importeur, maar ook voor de handelaren lager in de keten.

Uitzondering
Een uitzondering op de regel dat toestemming van de merkhouder is vereist doet zich voor wanneer het merkenrecht is ‘uitgeput’. Dat wil zeggen: de goederen zijn reeds met toestemming van de merkhouder binnen de EER gebracht, en worden daarna verder verhandeld. Op dat moment kan de merkhouder zich niet meer beroepen op de regels omtrent parallel import en verdere handel voorkomen. Echter, de bewijslast hiervoor ligt bij de handelaar, niet bij de merkhouder. Dit zorgt nogal eens voor problemen. Zo komt het voor dat een handelaar een lading merkschoenen in handen krijgt die al een aantal keer is doorverkocht. De handelaar is niet goed op de hoogte van de keten van handelaren voor hem, of is hierover verkeerd ingelicht, en ineens blijkt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ongeautoriseerde parallel import. Dit kan voor de handelaar grote problemen veroorzaken. 

De risico’s
Wat zijn de gevolgen van parallel import dan voor een handelaar? Merkenrechtelijke disputen beginnen vaak met een zogenaamde ‘cease and desist’-brief van de merkhouder. De handelaar wordt gesommeerd verdere handel te staken en er wordt een schikkingsaanbod gedaan om de zaak af te doen. Aanvaarding van een aanbod kan enorme consequenties hebben voor een handelaar. Echter, hetzelfde geldt voor procederen. Zo blijkt uit een recent arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch van 11 april 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:1572). In deze zaak betrof het een handelaar die schoenen van het merk Converse gekocht en doorverkocht had. Converse sprak daarop de handelaar (onder meer) aan vanwege ongeautoriseerde parallel import. De handelaar verweerde zich met de stelling dat geen sprake was van parallel import omdat de schoenen met toestemming van Converse op de markt gebracht waren. De handelaar onderbouwde dit met inkoopfacturen van verschillende bedrijven uit de keten, uiteindelijk terugleidend naar de geautoriseerde importeur van Converse. Het Hof achtte dit echter om verschillende redenen niet toereikend. Zo betroffen dit fotokopieën van lage kwaliteit, die slechts voor de administratieve verantwoording waren, en bleek hieruit bovendien onvoldoende welke feitelijke route de schoenen hadden afgelegd voordat ze bij de handelaar terecht kwamen. De handelaar verloor uiteindelijk de procedure en mocht de schoenen niet meer verkopen. De handelaar werd verder veroordeeld zijn winst over de al verkochte schoenen, alsmede tien euro per paar schoenen aan reputatieschade, aan Converse te vergoeden. Daarnaast werd hij ook nog veroordeeld een ‘terughaalbericht’ te sturen naar zijn afnemers, met de toezegging alle kosten voor deze afnemers te vergoeden. Kortom, de handelaar was al zijn winst kwijt, moest daar bovenop nog een forse schadevergoeding betalen, én leed ook nog eens reputatieschade bij zijn klanten. Een forse klap. Dit terwijl hij zich mogelijk van geen kwaad bewust was.

Deze uitspraak laat zien hoe serieus de consequenties kunnen zijn voor een (onwetende) parallel importeur. Partijen worden dan ook aangeraden zich goed te verwittigen van de identiteit van de verkoper alsmede de herkomst van de merkproducten. Mocht het toch misgaan, dan is het raadzaam om in zo een vroeg mogelijk stadium juridische bijstand in te schakelen.

Ben Tichelaar en Willem Boonk